Сделка купли-продажи уникальных технических решений, имеющих статус изобретений, подтвержденный наличием правоустанавливающего документа (патента на разработку) оформляется договором отчуждения.
Договор отчуждения имеет ту же правовую конструкцию, что и обычный договор купли-продажи, с одной лишь особенностью, которая заключается в том, что по договору отчуждения покупатель получает в собственность правоустанавливающий документ (патент на разработку), а не само техническое решение.
Таким образом, по рассматриваемому договору продаются (отчуждаются) имущественные права (в патентном праве их называют исключительными) на разработку, обладание которыми отличается от обладания только лишь каким-либо материальным объектом.
Так, обладатель исключительных правомочий на разработку может не только перепродать ее или использовать для потребления в рамках одной компании или личных нужд, но также и зарабатывать на ней путем продажи франшиз и выдачи лицензий различного типа.
Следует отметить, что имущественные права на разработку по договору отчуждения передаются в полном объеме, то есть нельзя по такой сделке передать патентоприобретателю только часть исключительных правомочий на приобретаемый объект промсобственности.
Если обладатель патента желает передать только часть прав на разработку, то ему следует заключать сделку другого типа (передать права на разработку по лицензии или франшизе).
Необходимо четко понимать, что в случае заключения договора отчуждения, бывший обладатель патента утрачивает все права на него в полном объеме, без возможности их восстановления.
Поэтому, прежде чем заключать подобный договор, необходимо проконсультироваться с юристом, являющимся специалистом в области договорного права и патентования.
Получите подробную информацию по вопросам отчуждения изобретения, обратившись к нам за Бесплатной консультацией.
Что необходимо для заключения сделки отчуждения?
Чтобы сделка отчуждения состоялась, следует соблюсти, прежде всего, три условия:
- Оригинальная разработка на момент сделки должна быть зарегистрирована надлежащим образом в официальном порядке (то есть патент на техническое решение на момент совершения сделки должен быть у продавца в наличии).
- Необходимо достигнуть согласия обеих сторон по цене передаваемых прав на разработку.
- Необходимо оформить сделку в письменном виде и осуществить ее госрегистрацию в Роспатенте.
Если хотя бы одно из приведенных выше условий не будет соблюдено в полном объеме, то договор может быть признан недействительным в любой момент при обращении заинтересованного в этом лица в суд.
Также, кроме перечисленных условий, большое значение будет иметь сам проект договора (точнее то, как он будет составлен, какие условия будут включены в него, а какие нет, правильность сведений о патенте, указываемых в договоре и т д.)
Важность госрегистрации договора
Согласно патентному законодательству, сведения о каждом объекте промсобственности подлежат занесению в соответствующие госреестры (сведения о разработке – в госреестр изобретений).
Наиболее важной информацией, которая фиксируется в госреестре, является информация о правообладателе объекта промсобственности.
Таким образом,госрегистрация рассматриваемого договора отчуждения требуется в обязательном порядке, прежде всего, потому, что сотрудники Роспатента должны внести изменения в сведения о правообладателе правоустанавливающего документа (патента) на конкретную разработку в специальный реестр.
Если этого не произойдет, то обладателем всех исключительных правомочий на разработку будет считаться прежний ее правообладатель. При этом доказать свои права на техническое решение в судебных органах не получится, поскольку госрегистрация рассматриваемого договора является его обязательным условием в силу положений статьи 1369 Гражданского Кодекса РФ.
В случае, если правило о госрегистрации нарушается, такой договор считается недействительным, причем уже с момента заключения сделки, поскольку переход исключительных правомочий на разработку происходит в момент госрегистрации договора.
То есть, если компания или физ. лицо заключили договор отчуждения правоустанавливающего документа на техническое решение и такой договор по каким-либо причинам не прошел процедуры госрегистрации в Роспатенте, с точки зрения закона и суда, такой договор вообще не имел места.
Поэтому при первом же обращении в суд, например, бывшего правообладателя с исковым требованием о применении последствий недействительности сделки, такой иск будет полностью удовлетворен.
Кто может быть продавцом и покупателем разработки?
Продавец (патентообладатель)
Продавцом уникальной разработки может быть только обладатель патента на нее.
То есть, продавец должен располагать надлежаще оформленным патентом на разработку, поскольку именно правоустанавливающий документ является предметом рассматриваемого договора.
В этой связи следует отметить, что в рассматриваемом договоре сторону продавца так и называют – Патентообладатель.
Обладателем патента на разработку может являться как частное лицо, так и компания. При этом, частные лица могут быть гражданами нашей страны или иностранных государств, компании также могут быть отечественными юр. лицами или иностранными фирмами (за одним лишь исключением, если отчуждаемая разработка носит секретный характер и имеет соответствующий уровень секретности).
Изобретатель не всегда является обладателем патента!
При заключении договора отчуждения на разработку необходимо четко разделять автора разработки (изобретателя) и ее правообладателя – держателя патента. Они далеко не всегда совпадают, хотя такое совпадение также возможно.Часто бывает так, что компания – разработчик поручает своему или приглашенному сотруднику создать ту или иную разработку по техническому заданию. При этом авторство за изобретателем или группой изобретателей должно быть сохранено (иначе это будет нарушением закона), а право на получение правоустанавливающего документа (патента на разработку) со всеми вытекающими отсюда последствиями закрепляется за компанией – разработчиком, поскольку изобретатель по договору со своим работодателем или заказчиком передает ему все исключительные (имущественные) права на создаваемый им объект промсобственности.
Изобретатель как автор разработки всегда является обладателем авторских правомочий, и сведения о нем как об авторе в обязательном порядке заносятся в соответствующий госреестр.
При этом следует иметь в виду, что если авторство разработки при ее госрегистрации указывается неверно, то изобретатель может обратиться в суд, что, несомненно, будет иметь определенные последствия для приобретателя патента и отразится на судьбе самого патента.
Таким образом, при заключении договора отчуждения необходимо получить достоверные сведения об авторе или соавторах разработки и проверить соответствуют ли действительности сведения о них, заявленные в госреестре.
Покупатель (патентоприобретатель)
Поскольку к обладателю патента на разработку законодатель не предъявляет каких-либо жестких требований относительно принадлежности гражданства частных лиц или юрисдикции компаний, на стороне приобретателя патента также могут выступать частные и юридические лица, независимо от их гражданства или юрисдикции.
После госрегистрации договора отчуждения, патентоприобретатель становится полноправным обладателем патента на разработку и получает весь объем имущественных прав на нее, в том числе права:
- на использование разработки любым незапрещенным способом;
- на заключение франчайзинговых и лицензионных договоров;
- на последующее отчуждение разработки (путем ее перепродажи или дарения);
- передачу имущественных прав на разработку в качестве залога;
- на передачу имущественных прав на разработку в порядке наследования.
Как правильно описать предмет договора и его необходимые условия?
Предметом договора, как уже отмечалось выше, является правоустанавливающий документ (патент) на разработку и вознаграждение продавца.
Соответственно, прежде всего, в самом договоре необходимо указать серию и номер правоустанавливающего документа, а также в рублях и копейках прописью прописать сумму вознаграждения по договору и порядок ее выплаты.
Следующим важным шагом будет склонить продавца разработки поручиться в одном из положений договора, что передаваемый им патент на разработку не является обремененным правами третьих лиц.
Следует отметить, что гражданско-правовая сделка всегда допускает продажу имущества, а также имущественных прав с обременением, то есть с правами третьих лиц.Это не считается чем-то незаконным, поскольку объем прав собственника всегда включает в себя распоряжение тем или иным объектом, а права третьих лиц на него, если таковые имеются, то по объему они всегда будут меньше прав собственника.
Другое дело, что обремененное имущество имеет значительно меньшую стоимость, а госорганы, в том числе Роспатент, не будут вмешиваться в оценку той или иной разработки.
Поэтому, если вы приобретаете обремененный патент за цену необремененного, за руку вас никто хватать не будет.
Между тем, все договоры, касающиеся объектов промсобственности должны проходить госрегистрацию в Роспатенте, поэтому все сведения о них имеются и являются доступными.
Таким образом, если продавец разработки в договоре отчуждения будет гарантировать, что на отчуждаемый объект промсобственности третьи лица не имеют никаких прав, а на самом деле патент будет обременен, то такой договор не пройдет госрегистрацию, поскольку будет содержать в себе ложные сведения об объекте промсобственности.
Если же такие гарантии в договоре прописаны не будут, такой договор будет зарегистрирован независимо от наличия или отсутствия обременения.
Обременение патента может выражаться в правоотношениях:
- залога;
- лицензии;
- франчайзинга (комм. концессии);
- другого договора отчуждения
