Согласно действующему гражданскому законодательству, преобразование правоустанавливающего документа (патента) на полезную модель в правоустанавливающий документ на изобретение, равно как и обратное преобразование (трансформация) изобретения в полезную модель не предусматривается.
Законодатель в статье 1398 Гражданского Кодекса в этой связи устанавливает следующие правила:
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен в полном объеме в судебном порядке, то, он аннулируется на основании судебного решения.
- В случае если правоустанавливающий документ на рассматриваемые объекты промсобственности будет оспорен частично, то на уникальные технические решения, его составляющие, которые не были оспорены и в полной мере соответствуют критериям патентоспособности, установленным законом, выдаются новые правоустанавливающие документы (патенты).
Это означает что в России на настоящий момент преобразование патентов в «чистом виде» невозможно. Так как в обоих приведенных выше случаях, оспоренный правоустанавливающий документ (патент) на объект промсобственности аннулируется.
В первом случае, когда правоустанавливающий документ оспаривается в полном объеме, оспоренный объект промсобственности полностью утрачивает правовую охрану, а во втором случае, составные технические решения, которые не были оспорены, получают новый правовой статус полезной модели, изобретения или промобразца, и, соответственно, новый правоустанавливающий документ.
Таким образом, в случае признания судом какого-либо патента недействительным частично, имеет место замена первоначального патента на новый правоустанавливающий документ в другом, как правило, уменьшенном объеме, а не преобразование одного патента в другой с сохранением основного объема его формулы.
Однако третьего апреля 2012 года в Госдуму Дмитрием Медведевым был внесен проект закона, в котором предусматриваются поправки в Гражданский Кодекс, в том числе в интеллектуальное право.
В случае принятия указанного законопроекта, в статью 1398 Гражданского Кодекса будут внесены изменения, согласно которым при оспаривании патентов на изобретения в полном объеме, будет возможно их трансформировать (преобразовывать) в правоустанавливающие документы на полезные модели, с сохранением основного объема формулы технического решения.
Преобразование правоустанавливающих документов, планируется осуществлять во всех случаях, когда его Правообладатель обратится с соответствующим заявлением, содержащим просьбу о преобразовании правоустанавливающего документа, но при обязательном соблюдении четырех следующих условий:
- Оспоренное техническое решение, ранее имевшее правовой статус изобретения, должно в полной мере отвечать критериям патентоспособности, предусмотренным законодателем для полезных моделей;
- Срок действия оспариваемого правоустанавливающего документа на изобретение не превысил максимально-возможный срок действия правоустанавливающего документа на полезную модель. Иными словами,с момента подачи первоначальной заявки на оригинальное техническое решение для получения им статуса изобретения, должно пройти не более десяти лет. Поскольку срок действия правоустанавливающего документа, то есть начало правовой охраны объекта промсобственности, исчисляется не с момента получения правоустанавливающего документа (патента) на него, а с даты подачи заявки, так называемой даты приоритета;
- Оспариваемый правоустанавливающий документ не должен был выдаваться по заявке, одновременно с которой подавалось заявление о заключении публичного договора в порядке пункта третьего статьи 1366 ГК (публичное предложение об отчуждении патента на объект промсобственности), или же такое заявление должно быть отозвано до подачи заявления с просьбой о преобразовании правоустанавливающего документа;
- Подавать заявление с просьбой о преобразовании необходимо в период оспаривания, то есть еще до момента принятия решения по данному патентному спору судом.
Особо следует отметить, что в рассмотренном законопроекте, преобразование правоустанавливающего документа на полезную модель в патент на изобретение не предусматривается. Речь идет только о преобразовании правоустанавливающего документа на изобретение.
Таким образом, ни в современном законе, ни в случае внесения в него рассмотренных поправок, преобразовать (трансформировать) полезную модель в изобретение невозможно.
Согласно действующему законодательству, преобразование полезной модели в изобретение возможно только в отношении заявки на полезную модель, то есть на стадии ее госрегистрации, в порядке части второй статьи 1379 Гражданского Кодекса.
