Лицензионный договор на товарный знак

Важным этапом лицензионной сделки является государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак. В связи с последними изменениями законодательства теперь регистрация осуществляется не в отношении самого договора, а регистрируется только непосредственно сам факт перехода права. Без такой регистрации лицензионный договор также никакой юридической силы иметь не будет. Регистрация проводится в ФИПС (специальный отдел-регистратор Роспатента - российского патентного ведомства) в заявительном порядке. По окончании регистрации сведения о выданной лицензии вносятся в госреестр товарных знаков Роспатента.

Правовая конструкция данного лицензионного договора предусмотрена нормами гражданского законодательства и предназначается для оформления сделок, связанных с передачей прав на использование товарных знаков. По закону все права на товарный знак, в том числе права пользования, изначально принадлежат только его правообладателю, и любые действия третьих лиц, направленные на использование бренда без согласия правообладателя, являются нарушением его прав и интересов. Поэтому в случаях, когда третьи лица желают легально инвестировать в чужой бренд, а его правообладатель не возражает против получения дополнительной прибыли, им необходимо заключить между собой лицензионный договор на пользование товарным знаком или использовать договор коммерческой концессии, если вместе с правами на товарный знак правообладатель передает права и на другие объекты своей интеллектуальной собственности.

Согласно нормам действующего законодательства, не каждое лицо вправе заключить с правообладателем лицензионный договор на право использования товарного знака. Поскольку товарные знаки предназначены только для использования в бизнесе, лицензиат должен иметь действующий статус субъекта предпринимательской деятельности, то есть являться юрлицом или ИП. Таким образом, если физлицо желает приобрести лицензию на товарный знак, оно должно предварительно зарегистрировать свой бизнес в форме юрлица или ИП.

Лицензионный договор на товарный знак: права и обязанности сторон

Как и любой другой договор, лицензионный договор на использование товарного знака имеет условия, которые предопределены действующим законодательством и не могут быть проигнорированы сторонами, а также некую свободу действий сторон в согласовании деталей, которые не подпадают под ограничения правовых норм.

Правообладатель (лицензиар) вправе:

• получать денежное вознаграждение по договору (в форме паушального платежа и/или роялти) в порядке и в сроки, установленные договором;
• решать вопрос о возможности выдачи сублицензий в рамках действия лицензионного договора (без согласия правообладателя лицензиат не вправе заключать сублицензионные сделки).

Правообладатель обязан:

• предоставить лицензиату определенный объем прав пользования, согласно условиям лицензионного договора (передать можно как права пользования в полном объеме, так и ограничить лицензиата, например, по территориальному признаку);
• воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой невозможность использования бренда лицензиатом в том объеме и порядке, который предусматривался лицензионным договором.

Лицензиат вправе получить права на бренд в объеме, предусмотренном лицензионным договором и обязан:

• своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по лицензии;
• предоставлять отчетность по использованию бренда правообладателю по его первому требованию, независимо от того, включено ли условие об отчетности в договор или нет.

Заключение договора на товарный знак: срок действия

Как уже отмечалось выше, важным моментом в лицензионной сделке является факт госрегистрации самого бренда (предоставление правовой охраны на территории РФ), а также перехода прав на него. Также следует отметить, что правовая охрана брендов требует со стороны правообладателей своевременной оплаты госпошлин за поддержание бренда в юридической силе и заявлений о продлении правоустанавливающих документов. Однако многие правообладатели, успешно распродав лицензии, не всегда продолжают совершать необходимые правовые действия в отношении своих брендов, что автоматически влечет за собой немало проблем для лицензиатов, поскольку, в случае приостановления или прекращения правовой охраны бренда, лицензия для них по факту становится бессмысленной и платить роялти по ней - все равно, что пускать деньги на ветер. Но большинство лицензиатов продолжает платить, так как не знают о том, что лицензионный договор уже юридически утратил силу. Поэтому, при заключении договора необходимо убедиться в том, что:

• бренд успешно прошел госрегистрацию в Роспатенте;
• свидетельство о правовой охране является действующим, и срок выдачи лицензии не превышает срока действия указанного свидетельства (при желании, после того, как правообладатель продлит действие свидетельства, никто не мешает заключить новый лицензионный договор).

Обе правовые конструкции предполагают передачу прав на использование брендовых обозначений в полном объеме или частично (по всем или нескольким классам МКТУ) на срок, согласованный сторонами, в пределах срока действия исключительных прав правообладателя. Но если по лицензии можно передать права только непосредственно на само брендовое обозначение, то по договору коммерческой концессии (по франшизе) одновременно с правами на бренд передаются также права пользования и в отношении других объектов промсобственности, например, патенты на разработки или НОУ-ХАУ, используемые в процессе производства продукции, маркируемой брендом, передаваемым покупателю соответствующей франшизы.

Таким образом, лицензионная сделка предусматривает только передачу в пользование прав на бренд, а франчайзинговая используется при необходимости одновременной передачи комплекса прав на объекты интеллектуальной и промышленной собственности.

Кроме этого в случае выдачи лицензии, контроль качества является лишь правом правообладателя. А при продаже франшизы, контроль качества и сервиса уже становится обязанностью собственника бренда, равно как и подробный инструктаж покупателя франшизы по вопросам производственных процессов и обслуживания клиентов.

Также приобретатель лицензии по истечении срока действия договора вправе рассчитывать на преимущество при заключении новой лицензионной сделки в отношении того же объекта. А у покупателя франшизы такого преимущественного права нет.

В остальных правовых моментах обе конструкции практически мало отличаются друг от друга.

По франшизе, как и по лицензии, в условиях договора можно:

• предусмотреть права собственника бренда на продолжение использования объекта или объектов промсобственности на весь срок действия лицензии или франшизы;
• предусмотреть права покупателя лицензии или франшизы на возможность заключения соответствующих субдоговоров;
• предусмотреть выплаты вознаграждения по договору в виде твердой денежной суммы (паушальные платежи), роялти или совмещения «паушалки» и роялти.

Да, действующее гражданское законодательство допускает правовую возможность заключения лицензионных договоров как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Однако для безвозмездных лицензий существуют ограничения. Если лицензионная сделка используется в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия права по исключительной лицензии, такая сделка не может являться безвозмездной. В то же время полного запрета на выдачу безвозмездных лицензий между юрлицами нет. Таким образом, заключение безвозмездных лицензионных сделок возможно, но необходимо четко соблюдать требования закона и юридически грамотно подходить к вопросу составления и использования таких договоров, с учетом обстоятельств конкретной ситуации.

Другая сторона медали заключается в увеличении налоговых рисков, даже в тех случаях, когда обе стороны безвозмездной сделки соблюдают закон. В юридической практике распространена ситуация, когда до заключения лицензионного договора будущий лицензиат использует бренд с согласия его правообладателя (например, тестовый период). Налоговые органы в таких случаях часто признают формирование у лицензиата внереализационного дохода за периоды использования брендового обозначения вне заключения лицензионного договора.