Лицензионный договор на товарный знак

Регистрация лицензионного договора на товарный знак

Важным этапом лицензионной сделки является государственная регистрация лицензионного договора на товарный знак. В связи с последними изменениями законодательства теперь госрегистрация осуществляется не в отношении самого договора, а регистрируется только непосредственно сам факт перехода права. Без такой регистрации лицензионный договор также никакой юридической силы иметь не будет. Госрегистрация проводится в ФИПС (специальный отдел-регистратор Роспатента - российского патентного ведомства) в заявительном порядке. По окончании регистрации сведения о выданной лицензии вносятся в госреестр товарных знаков Роспатента.

Этапы и стоимость

Процесс оказания услуги

1. Оставляете заявку, звонок, или звоните нам сами, получаете консультацию
2. Получаете КП и анкету для проверки объектов и подготовки договора
3. Заключаем с Вами договор на оказание услуг (в офисе или дистанционно)
4. Оплачиваете услуги любым удобным способом (наличные, безнал или онлайн)
5. Мы проводим проверку объектов и сторон договора
6. Готовим лицензионный договор или правки к Вашему договору (10 дней)
7. Подписываете разработанный лицензионный договор с контрагентом
8. Получаете реквизиты на пошлины, оплачиваете и предоставляете нам платежки
9. Подаем документы на регистрацию лицензионного договора на товарный знак
10. Через 3,5 месяца получаем результат

С чего начать?

Для оказания услуги нам понадобятся:

1. Данные по объектам, в отношении которых будет заключаться договор (вид объекта и номер регистрации в Роспатенте);
2. Цена лицензионного договора, периодичность платежей;
3. Другие пожелания по условиям;
4. Реквизиты сторон лицензионного договора.

Для начала свяжитесь с нами любым удобным Вам способом: по т. +7 (495) 600-44-40, 8-800-200-98-97 или через online-форму:

Заказать звонок

Зачем нужен лицензионный договор на товарный знак?

Правовая конструкция данного лицензионного договора предусмотрена нормами гражданского законодательства и предназначается для оформления сделок, связанных с передачей прав на использование товарных знаков. По закону все права на товарный знак, в том числе права пользования, изначально принадлежат только его правообладателю, и любые действия третьих лиц, направленные на использование бренда без согласия правообладателя, являются нарушением его прав и интересов Поэтому в случаях, когда третьи лица желают легально инвестировать в чужой бренд, а его правообладатель не возражает против получения дополнительной прибыли, им необходимо заключить между собой лицензионный договор на пользование товарным знаком или использовать договор коммерческой концессии, если вместе с правами на товарный знак правообладатель передает права и на другие объекты своей интеллектуальной собственности.

Кто может заключить лицензионный договор на товарный знак?

Согласно нормам действующего законодательства, не каждое лицо вправе заключить с правообладателем лицензионный договор на право использования товарного знака. Поскольку товарные знаки предназначены только для использования в бизнесе, лицензиат должен иметь действующий статус субъекта предпринимательской деятельности, то есть являться юрлицом или ИП. Таким образом, если физлицо желает приобрести лицензию на товарный знак, оно должно предварительно зарегистрировать свой бизнес в форме юрлица или ИП.

Какие требования предъявляет законодательство к оформлению лицензионных договоров?

Лицензионный договор на товарный знак: права и обязанности сторон

Как и любой другой договор, лицензионный договор на использование товарного знака имеет условия, которые предопределены действующим законодательством и не могут быть проигнорированы сторонами, а также некую свободу действий сторон в согласовании деталей, которые не подпадают под ограничения правовых норм.

Правообладатель (лицензиар) вправе:

• получать денежное вознаграждение по договору (в форме паушального платежа и/или роялти) в порядке и в сроки, установленные договором;
• решать вопрос о возможности выдачи сублицензий в рамках действия лицензионного договора (без согласия правообладателя лицензиат не вправе заключать сублицензионные сделки).

Правообладатель обязан:

• предоставить лицензиату определенный объем прав пользования, согласно условиям лицензионного договора (передать можно как права пользования в полном объеме, так и ограничить лицензиата, например, по территориальному признаку);
• воздержаться от действий, которые могут повлечь за собой невозможность использования бренда лицензиатом в том объеме и порядке, который предусматривался лицензионным договором.

Лицензиат вправе получить права на бренд в объеме, предусмотренном лицензионным договором и обязан:

• своевременно и в полном объеме осуществлять платежи по лицензии;
• предоставлять отчетность по использованию бренда правообладателю по его первому требованию, независимо от того, включено ли условие об отчетности в договор или нет.

Заключение договора на товарный знак: срок действия

Как уже отмечалось выше, важным моментом в лицензионной сделке является факт госрегистрации самого бренда (предоставление правовой охраны на территории РФ), а также перехода прав на него. Также следует отметить, что правовая охрана брендов требует со стороны правообладателей своевременной оплаты госпошлин за поддержание бренда в юридической силе и заявлений о продлении правоустанавливающих документов. Однако многие правообладатели, успешно распродав лицензии, не всегда продолжают совершать необходимые правовые действия в отношении своих брендов, что автоматически влечет за собой немало проблем для лицензиатов, поскольку, в случае приостановления или прекращения правовой охраны бренда, лицензия для них по факту становится бессмысленной и платить роялти по ней - все равно, что пускать деньги на ветер. Но большинство лицензиатов продолжает платить, так как не знают о том, что лицензионный договор уже юридически утратил силу. Поэтому, при заключении договора необходимо убедиться в том, что:

• бренд успешно прошел госрегистрацию в Роспатенте;
• свидетельство о правовой охране является действующим, и срок выдачи лицензии не превышает срока действия указанного свидетельства (при желании, после того, как правообладатель продлит действие свидетельства, никто не мешает заключить новый лицензионный договор).

В чем отличие лицензионного договора от договора коммерческой концессии?

Обе правовые конструкции предполагают передачу прав на использование брендовых обозначений в полном объеме или частично (по всем или нескольким классам МКТУ) на срок, согласованный сторонами, в пределах срока действия исключительных прав правообладателя. Но если по лицензии можно передать права только непосредственно на само брендовое обозначение, то по договору коммерческой концессии (по франшизе) одновременно с правами на бренд передаются также права пользования и в отношении других объектов промсобственности, например, патенты на разработки или НОУ-ХАУ, используемые в процессе производства продукции, маркируемой брендом, передаваемым покупателю соответствующей франшизы.

Таким образом, лицензионная сделка предусматривает только передачу в пользование прав на бренд, а франчайзинговая используется при необходимости одновременной передачи комплекса прав на объекты промсобственности.

Кроме этого в случае выдачи лицензии, контроль качества является лишь правом правообладателя. А при продаже франшизы, контроль качества и сервиса уже становится обязанностью собственника бренда, равно как и подробный инструктаж покупателя франшизы по вопросам производственных процессов и обслуживания клиентов.

Также приобретатель лицензии по истечении срока действия договора вправе рассчитывать на преимущество при заключении новой лицензионной сделки в отношении того же объекта. А у покупателя франшизы такого преимущественного права нет.

В остальных правовых моментах обе конструкции практически мало отличаются друг от друга.

По франшизе, как и по лицензии, в условиях договора можно:

• предусмотреть права собственника бренда на продолжение использования объекта или объектов промсобственности на весь срок действия лицензии или франшизы;
• предусмотреть права покупателя лицензии или франшизы на возможность заключения соответствующих субдоговоров;
• предусмотреть выплаты вознаграждения по договору в виде твердой денежной суммы (паушальные платежи), роялти или совмещения «паушалки» и роялти.

Может ли лицензионный договор быть безвозмездным?

Да, действующее гражданское законодательство допускает правовую возможность заключения лицензионных договоров как на возмездной, так и на безвозмездной основе. Однако для безвозмездных лицензий существуют ограничения. Если лицензионная сделка используется в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия права по исключительной лицензии, такая сделка не может являться безвозмездной. В то же время полного запрета на выдачу безвозмездных лицензий между юрлицами нет. Таким образом, заключение безвозмездных лицензионных сделок возможно, но необходимо четко соблюдать требования закона и юридически грамотно подходить к вопросу составления и использования таких договоров, с учетом обстоятельств конкретной ситуации.

Другая сторона медали заключается в увеличении налоговых рисков, даже в тех случаях, когда обе стороны безвозмездной сделки соблюдают закон. В юридической практике распространена ситуация, когда до заключения лицензионного договора будущий лицензиат использует бренд с согласия его правообладателя (например, тестовый период). Налоговые органы в таких случаях часто признают формирование у лицензиата внереализационного дохода за периоды использования брендового обозначения вне заключения лицензионного договора.

Частые вопросы