Стороны дела
Правообладатель товарного знака Доржичак Томаш (гр-н Чешской республики), приобретатель исключительного права на товарный знак ИП Коровин Алексей Андреевич
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС)
Суть дела
Доржичак Томаш и ИП Коровин Алексей Андреевич обратились в компанию URVISTA за услугой по регистрации договора отчуждения исключительных на товарный знак.
Ход оказания услуги
07 июля 2017 года Юридическая компания «Юрвиста» начала работу по регистрации в ФИПС договора отчуждения исключительных прав на комбинированный товарный знак Bogemia CZECH ORIGINAL CRYSTAL.
В процессе регистрации экспертами Федеральной службой по интеллектуальной собственности был направлен запрос по итогам рассмотрения заявления на регистрацию договора. Согласно содержанию Запроса документов просьба изложенная в Заявлении не может быть удовлетворена поскольку, отчуждение исключительного права не допускается, если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а именно, в случае отчуждения товарного знака на имя ИП Коровина А.А. потребители будут введены в заблуждение, поскольку часть обозначения «CZECH ORIGINAL» может ассоциироваться у потребителя с определенным местом нахождения производителя, что возможно создаст у потребителя ложное ассоциативное представление о происхождении товара из Чешской Республики, что в случае регистрации договора отчуждения на товарный знак не будет соответствовать действительности.
Специалистами и Патентным поверенным Юридической компании «Юрвиста» был направлен ответ на данный запрос. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков, знаков обслуживания РФ товарный знак, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров «пилочки для ногтей маникюрные и педикюрные стеклянные» 08 класса МКТУ, является комбинированным и, соответственно, состоит из изобразительных и словесных элементов. При этом все слова, кроме «Bohemia» в товарном знаке являются неохраняемыми элементами, о чем в реестре имеется соответствующая запись под кодом (526). Сильным доминирующим элементом указанного товарного знака является непосредственно фантазийное слово «Bohemia», выполненное оригинальным шрифтом, значительно большего размера по сравнению иными использованными размерами шрифтом в товарном знаке, а также расположенный самом центре обозначения (то есть присутствует явное пространственное, визуальное и смысловое доминирование названного словесного элемента в товарном знаке).
Таким образом, индивидуализирующая функция товарного знака обеспечена непосредственно за счет словесного элемента «Bohemia» как наиболее различимого и запоминающегося для потребителей в силу бо'льшего производимого визуального эффекта.
В этой связи дискламированные элементы товарного знака «CZECH ORIGINAL CRYSTAL» согласно, в том числе открытым словарно-справочным источникам в переводе с англ. яз. означают «чешский оригинальный кристалл» и, соответственно, не являются т. н. сильными и (или) доминирующими элементами в указанном товарном знаке. Кроме того, заслуживает особого внимания информация и сведения, представленные, в том числе в отрытых источниках по запросам «CZECH ORIGINAL CRYSTAL», «CZECH ORIGINAL» и «чешский оригинальный кристалл.
Субъективное решение эксперта по дроблению дискламированных элементов товарного знака на две части: «CZECH ORIGINAL» (перевод – «чешский оригинал») и «CRYSTAL» («кристалл», «кристаллический / хрустальный / прозрачный») нарушает их первоначальное заявленное смысловое значение (семантику), описанное правообладателем в поданной им заявке на товарный знак. Однако, как в значении «CZECH ORIGINAL» (перевод – «чешский оригинал»), так и в первоначальном своем смысловом значении «CZECH ORIGINAL CRYSTAL» (перевод – «чешский оригинальный кристалл»), указанные элементы товарного знака не представляют собой реального географические названия и, соответственно, прямо не указывают на определенное место происхождения товара и его изготовителя.
Кроме того, прямое ассоциирование места производства готовых товаров вида «пилочки для ногтей маникюрные и педикюрные стеклянные» и (или) места нахождения его производителя непосредственно в Чехии / Чешской республики у потребителей в данном случае невозможно без дополнительных домысливания, логических умозаключений и анализа возможного состава сырья, из которых могут производиться данные товары.
В свою очередь, ИП Коровин А.А. заинтересован внести изменения в названный товарный знак, связанные с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа (п. 1 ст. 1505 Гражданского кодекса РФ) путем исключения из названного товарного знака всех дискламированных словесных элементов «CZECH ORIGINAL CRYSTAL», с момента государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак по договору отчуждения.
Результат
Квалификация Патентнго поверенного и специалистов Юридической компании «Юрвиста» помогла ИП Коровину А.А. и Доржичак Томашу снять основания для отказа в регистрации договора отчуждения исключительных прав на товарный знак. Дополнительно было подано Заявление о внесении изменений в государственный реестр товарных знаков. Экспертиза приняла во внимание намерения внести изменения в государственный реестр товарных знаков, после чего договор бы зарегистрирован и правообладателем товарного знака на территории РФ стал ИП Коровин А.А.
