Лицензионный договор на изобретение

Мы можем представлять интересы как лицензиара, так и лицензиата — и поможем избежать типичных рисков на всех этапах сделки.

• Несоответствие договора реальным бизнес‑процессам — шаблонный документ без учёта специфики Вашей компании не обеспечит должной защиты и эффективности сделки.
• Нечёткость формулировок договора, которая ведёт к неоднозначности условий и будущим спорам (например, неточное описание объёма передаваемых прав или способов использования изобретения).
• Некорректное определение объёма прав — отсутствие чёткой территории действия, срока использования или сферы применения изобретения, что может привести к злоупотреблениям со стороны лицензиата.
• Расплывчатые условия расчётов (порядок выплаты роялти, размер паушального взноса, сроки и способы перечисления средств), что может вызвать финансовые споры.
• Недостаточная защита конфиденциальной информации — отсутствие положений о ноу‑хау и коммерческой тайне повышает риск утечки технических решений и бизнес‑секретов.
• Слабо прописанные условия ответственности сторон — при нарушении договора (например, использовании изобретения за пределами оговорённой территории или с превышением объёма прав) будет сложно взыскать убытки или прекратить сотрудничество.
• Проблемы с расторжением договора — если порядок прекращения отношений не закреплён, прекращение сотрудничества может обернуться длительными судебными разбирательствами.

Правовая цель лицензионной сделки заключается в юридическом оформлении и закреплении передачи части исключительных прав в отношении уникальной разработки от ее законного правообладателя к лицензиату. Согласно действующим правовым нормам, с момента госрегистрации изобретения в Роспатенте все права на разработку принадлежат только ее правообладателю (правообладателям). И иные лица не вправе использовать запатентованное техническое решение без разрешения его правообладателя. Теоретически, правообладатель, конечно, может дать такое разрешение любому лицу. Однако на практике это происходит только в случае удовлетворения коммерческого интереса правообладателя, то есть путем заключения договора между ним и третьим лицом, желающим получить его разработку в пользование. Наиболее подходящей правовой конструкцией для передачи изобретения в пользование является лицензионный договор, с одной стороны позволяющий правообладателю гарантированно получать дополнительную прибыль от продажи лицензий, а с другой стороны, надежно защитить интересы пользователя (лицензиата).

По закону вся значимая правовая информация о запатентованных объектах промсобственности должна отражаться в госреестре, ведение которого осуществляется Роспатентом. Лицензионные сделки не являются исключением, поскольку они представляют собой юридическое обременение патента на разработку. Так, в случае купли-продажи патента, новый правообладатель будет знать о наличии прав пользования на эту разработку у третьих лиц и будет обязан эти права соблюдать. Смена собственника патента не влечет за собой изменения условий лицензионной сделки. Таким образом, при надлежащем оформлении лицензионной сделки права лицензиата законодательно полностью защищены.

Здесь также следует отметить, что лицензионная сделка считается заключенной только с момента госрегистрации предоставления права пользования. Это значит, что только лишь одного подписания лицензионного договора сторонами юридически недостаточно для возникновения у лицензиата права пользования. До момента госрегистрации предоставления права пользования весь объем прав на патент сохраняется за правообладателем. И в случае отказа от госрегистрации со стороны правообладателя или отказа в госрегистрации со стороны Роспатента никаких прав лицензиата и обязанностей правообладателя сам по себе лицензионный договор не порождает. Поэтому любой лицензионный договор на изобретение/полезную модель должен пройти процедуру госрегистрации предоставления права пользования. Данная процедура, как и регистрация самого изобретения, осуществляется в заявительном порядке сотрудниками Роспатента.

Самостоятельно юридически грамотно составить лицензионный договор на изобретение (полезную модель) довольно сложно, поскольку лицензионная сделка имеет множество правовых нюансов и упущение любого из них может в будущем аукнуться большими неприятностями. Поэтому мы настоятельно рекомендуем Вам воспользоваться услугами юриста, практикующего в области патентования, который поможет:

• правильно прописать все существенные условия договора, без которых предоставление права по лицензионной сделке просто не пройдет госрегистрацию;
• предусмотреть условия по сублицензиям и другим важным деталям, чтобы избежать споров в будущем;
• определиться с объемом и географией предоставляемой лицензии (от объема предоставляемых прав и географии лицензии зависит и ее цена);
• согласовать и грамотно зафиксировать в договоре индивидуальные условия по сделке.

Из правового анализа положений статьи 1235 Гражданского Кодекса следует, что лицензионная сделка изначально рассматривается как возмездная за исключением случаев, если самим договором не предусматриваются иные условия. Форма вознаграждения может предусматривать единоразовые или периодические выплаты, а также выплаты процентов от дохода или выручки, если опять же в договоре не прописано иное. Это значит, что стороны сделки вправе:

• согласовать условия предоставления права пользования на безвозмездной основе;
• предусмотреть возможность получения вознаграждения правообладателя в неденежной форме полностью или частично (например, единоразовый платеж при покупке лицензии и оказание услуг на определенную сумму).

Однако безвозмездный лицензионный договор можно заключить далеко не во всех случаях, поскольку в законе имеются определенные ограничения, а именно, не допускаются безвозмездные сделки между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия прав на уникальную разработку по исключительной лицензии, за исключением случаев, прямо предусмотренных гражданским законодательством.

Таким образом, безвозмездный лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения в принципе заключить можно, но сложно и далеко не всегда. Кроме этого при заключении безвозмездной лицензионной сделки могут возникнуть проблемы с налоговыми органами, особенно в случаях, когда лицензиат (с согласия правообладателя) начинает использовать изобретение до момента госрегистрации предоставления права пользования (обычно налоговики здесь усматривают возникновение внереализационного дохода). По этой причине, так как каждая ситуация при безвозмездной сделке сугубо индивидуальна, необходимо предварительно проконсультироваться с опытном юристом в сфере патентования, который с учетом конкретно Вашей ситуации найдет оптимальное правовое решение.

Согласно положениям пункта 6 статьи 1232 Гражданского Кодекса при отсутствии госрегистрации в Роспатенте предоставление права пользования на результат интеллектуальной собственности считается юридически несостоявшимся. Это значит, что лицензионный договор на право использования изобретения официально начинает действовать с момента госрегистрации предоставления права пользования. Несомненно, стороны сделки могут согласовать между собой возможность использования изобретения до момента госрегистрации предоставления права, (например, использование в тестовом режиме), но здесь необходимо просчитывать:

• возможность отказа в регистрации перехода права со стороны Роспатента;
• налоговые риски будущего лицензиата.