Стороны дела
Индивидуальный предприниматель Трунов Леонид Евгеньевич/ Общество с ограниченной ответственностью «ТАНАИС Ритейл» (действует по лицензионному довору)
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (ФИПС)
Суть дела
ИП Трунов Л.Е и Лицензиат ООО «ТАНАИС Ритейл» обратились в компанию URVISTA за услугой по внесению изменений отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа.
Ход оказания услуги
02 февраля 2017 года Юридическая компания «Юрвиста» начала работу по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, а также по внесению изменений отдельных элементов товарного знака, не меняющее его существа. Задача по внесению изменений в товарный знак заключалась в том, что из внешнего вида знака необходимо исключить словесный элемент «ИНТЕГРАТОР», который не занимает доминирующего положения в знаке, а также является неохраняемым элементом знака.
В процессе регистрации экспертами Федеральной службой по интеллектуальной собственности был направлен запрос по итогам рассмотрения заявления на внесение изменений. Согласно содержанию Запроса документов просьба изложенная в Заявлении не может быть удовлетворена поскольку, исключение словесного элемента «ИНТЕГРАТОР» из комбинированного товарного знака, по мнению государственного эксперта, меняет «визуальное восприятие зарегистрированного обозначения», и на этом лишь основании признано им существенно изменяющим товарный знак.
Однако, специалисты Юридической компании Юрвиста констатировали, что испрашиваемые в Заявлении изменения в Госреестр и свидетельство на указанный товарный знак обоснованными и соответствующими правоприменительной практике по п. 1 ст. 1505 Гражданского кодекса РФ, в частности, ввиду нижеследующего.
Согласно сведениям Госреестра товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительных и словесных элементов: а именно: слова «TANAIS», написанное заглавными латинскими буквами, оригинальным и наибольшим по использованному в обозначении размеру шрифтом, контрастным по отношению к другим элементам обозначения цветовом сочетании, а также популярного для сферы использования товарного знака сокращения «IT» и слова «ИНТЕГРАТОР», выполненного буквами кириллического алфавита, стандартным мелким шрифтом. В соответствии с действовавшими на дату подачи заявки на товарный знак требованиями абз. 6 п. 1 ст. 6 Закон РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (утратил силу) по инициативе правообладателя слово «ИНТЕГРАТОР» было заявлено в качестве неохраняемого элемента товарного знака как не обладающее различительной способностью и занимающее доминирующего положения в товарном знаке, что подтверждается сведениями под кодом (526) представленной заявки на товарный знак. Отметим, что указанные юридически значимые действия правообладателя по дискламации словесного элемента «ИНТЕГРАТОР» в заявленном обозначения были подтверждены экспертизой товарного знака, по итогам которой в установленном порядке было принято решение об указании в свидетельстве на товарный знак элемента «ИНТЕГРАТОР» в качестве НЕОХРАНЯЕМОГО элемента данного товарного знака.
При этом исходя из содержания Запроса документов следует, что государственным экспертом при принятии решения не был учен факт того, что словесный элемент «ИНТЕГРАТОР» является неохраняемым элементом (абз. 6 п. 1 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ) и, соответственно, не является предметом самостоятельной правовой охраны. В связи с чем его исключение из товарного знака не может существенно изменить зарегистрированный товарный знак, так как вышеуказанному словесному элементу товарного знака изначально не предоставлена правовая охрана, то есть данный элемент включен в состав общей композиции комбинированного обозначения без предоставления самостоятельного объема правовой охраны.
В качестве подтверждения обоснованности испрашиваемых в Заявлении изменений отдельных элементов товарного знака и его соответствия сложившейся практике предоставления государственной услуги по внесению изменений в Госреестр и в выданные свидетельства на товарные знаки (знаки обслуживания) были приведены многочисленые аналогичные примеры из практики.
Дополнительно Патентным поверенным Юридической компании Юрвиста был сделан запрос обратить внимание Совета по качеству Роспатента на этот правовой пробел ведомственных актах, который, представляется, служит причиной отсутствия единообразия правоприменения норм п. 1 ст. 1505 Гражданского кодекса РФ при предоставления соответствующей государственной услуги и существенному снижения качества предоставления государственной услуги.
Результат
Квалификация специалистов Юридической компании «Юрвиста» помогла ИП Трунову Л.Е. снять основания для отказа во внесении изменений в товарный знак. Также, в ответ на обращение Патентного поверенного Юридической компании «Юрвиста» был направлен ответ от Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС), что доводы изложенные в обращении признаны обоснованными и в настоящее время Роспатентом разрабатываются Рекомендации по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по внесению изменений в государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, а также в Свидетельства о регистрации.
