14 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ В СФЕРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Китай-Город, Чистые прудыул. Покровка, д. 3/7, стр. 1БСхема
График работыПН-ЧТ: 9:00 - 18:00ПТ: 9:00 - 17:00

Создать интеллектуальную собственность, произведение, продукт по заказу.

Юрист отдела «Патентование»

Создание интеллектуальной собственности (далее - ИС), выполняемое в рамках работы по заказу, требует грамотного юридического закрепления прав и обязанностей обеих сторон данных правоотношений. Как показывает практика, не только авторы (исполнители), но также и компании, выступающие заказчиками по договорам о создании ИС, допускают множество юридических ошибок и недочетов в ходе заключения и исполнения таких договоров, что приводит к затяжным судебным разбирательствам, большинство которых завершаются не в их пользу. Поэтому, прежде чем вступать в договорные отношения по вопросу создания объектов ИС по заказу, необходимо четко понимать, что в случае неправильного выбора правовой конструкции договора, недостаточной проработки его условий, недооценки правовых рисков будет очень трудно, а порой и невозможно, защитить свои права и интересы в будущем.

Подготовка договора. Варианты.

Нормы действующего гражданского законодательства предусматривают три возможных варианта оформления отношений заказчика и исполняющей стороны в виде заключения:

  • договоров авторского заказа (далее - договор АЗ);
  • договоров на разработку по заказу;
  • заключение одного из договоров на выполнение работ (подрядные договоры, договоры НИР, ОКР или ТР).

В первом и втором вариантах, стороны заключают договор, условия которого прямо предусматривают создание объекта ИС. Такой объект является конечной целью сделки и результатом исполнения договора исполняющей стороной. Однако здесь следует отметить, что заключить договор, предусматривающий создание объекта ИС на заказ, не всегда юридически возможно.

Например, нельзя заключить прямой договор на создание изобретений или полезных моделей.

Это связано со спецификой указанных объектов и жесткими критериями их охраноспособности. Тем не менее, в отношении произведений, программного обеспечения и промобразцов договоры АЗ и договоры на разработку являются рабочими правовыми конструкциями.

Третий вариант предполагает заключение между исполняющей стороной и заказчиком договора, предметом которого являются подрядные (например, проектные и изыскательские), научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы. Условия такой сделки не предусматривают прямой обязанности исполнителя по созданию объекта ИС в рамках исполнения договора. Однако, в ходе выполнения работ по подряду, могут возникнуть ситуации, в которых потребуются принципиально новые решения, например, для обеспечения технологического процесса. В этом случае создание охраноспособного объекта ИС является как бы “побочным” результатом выполнения подрядных работ.

Как правило, такие договоры широко используются при разработке различного технического оборудования, и их юридическое содержание в той или иной степени также отражает специфику, характерную для правовой области ИС. Однако, поскольку предметом договора является выполнение работ, в случае создания в ходе исполнения такого договора охраноспособного объекта ИС, распределение прав и обязанностей в отношении такого объекта между исполняющей стороной и заказчиком существенно отличается от правил, действующих по договору, прямо предусматривающему заказ на создание объекта ИС.

Проблема выбора

Выбор правовой конструкции, прежде всего, определяется субъектным составом исполняющей стороны.

На выбор вида договора дополнительно оказывают влияние:

  • специфика предмета договора;
  • конкретные интересы заказчика;
  • аналитическая оценка правовых рисков каждой из сторон сделки.

Важную определяющую роль в выборе правовой конструкции сделки играет субъектный состав исполняющей стороны. Так, к примеру, согласно части первой статьи 1288 ГК, исполняющей стороной по договору АЗ является автор, а статья 1257 ГК устанавливает правило о том, что под автором следует считать гражданина, то есть физлицо. В то же время анализ арбитражной судебной практики показывает, что договоры АЗ, в которых исполняющей стороной выступают субъекты предпринимательской деятельности (юрлица или ИП), расцениваются судами как подрядные.

Из чего следует вывод о том, что, если заказчик заключает договор с физлицом, необходимо использовать правовую конструкцию договора АЗ, а если исполняющей стороной по договору является юрлицо или ИП, должна применяться та или иная конструкция подрядного (или смешанного с подрядным) договора.

Особенностями договора АЗ являются:

  • ограниченный субъектный состав (исполняющей стороной по такому договору может являться только физлицо);
  • ограниченная ответственность автора (презюмируется, что физлица являются более уязвимой стороной в договорах с юрлицами, в связи с чем законодатель идет по пути ограничения их ответственности. Согласно требованиям пункта 2 статьи 1290 ГК, в случае недобросовестного отношения автора к исполнению договора, заказчик вправе претендовать только на возврат авансовой выплаты и неустойку (если таковая была предусмотрена в тексте договора), при этом общая сумма требований к автору не может превышать сумму реального ущерба, понесенного заказчиком);
  • предоставление льготного срока (если по уважительной причине автор не успел уложиться в срок, предусмотренный договором, заказчик обязан предоставить ему льготный срок, составляющий не менее 25% от первоначального срока, предусмотренного договором).

Специфика предмета договора также имеет большое значение. Так, договоры на выполнение работ предполагают не только и не столько творческую деятельность исполнителя, который в рамках такого договора, как правило, должен выполнять много чисто технической работы, а также во многих случаях осуществлять непосредственный контроль за реализацией проекта. Таким образом, правовая конструкция договора АЗ охватывает только творческую деятельность, в то время как договоры на разработку и подрядные договоры подразумевают одновременно и техническую реализацию творческой мысли.

К примеру, по условиям подрядного договора на проектные работы, сотрудники проектной организации не только выполняют творческую работу по созданию проекта, но и разрабатывают рабочую, сметную и иную техническую документацию, не относящуюся к охраноспособным решениям ИС, а также осуществляют так называемый авторский контроль и надзор уже в ходе строительства, в целях проверки работы строителей на предмет ее соответствия проектной и иной документации.

На практике многие компании заключают подрядные договоры с физлицами и договоры АЗ с другими компаниями. В первом случае, мотивом заказчика является попытка ухода от ограниченной ответственности исполнителя, предусмотренной договором АЗ и не предусмотренной в подрядном договоре. Во втором случае, заказчик заинтересован только в творческом результате и планирует путем заключения договора АЗ минимизировать расходы на техническую реализацию. Однако, такой поверхностный подход к заключению сделки является юридически неграмотным, поскольку при незначительных и сомнительных выгодах порождает значительно более существенные правовые риски.

Договор на разработку. Нюансы

В гражданском законодательстве закреплена только одна правовая конструкция, прямо предусматривающая создание объектов ИС в качестве результата исполнения договора. Такой конструкцией является договор авторского заказа, предусмотренный статьей 1288 ГК. Вместе с тем из правового анализа статей 1296, 1297 и 1372 ГК следует, что, наряду с авторским заказом законодатель допускает использование и иной правовой конструкции смешанного типа, сочетающей в себе элементы договора авторского заказа и подрядных договоров. Такой конструкцией является договор на разработку (договор заказа), в рамках которого становится возможным привлечение в качестве разработчиков юрлиц и ИП без ограничений ответственности исполняющей стороны и без предоставления ей различных льгот, предусмотренных договором авторского заказа.

Предметом договора на разработку (по аналогии с авторским заказом) является создание:

Также законодатель допускает использование формата смешанного договора в отношении создания промышленных образцов, специфика которого дополнительно регулируется правилами, закрепленными в статье 1372 ГК.

Правовыми нюансами договора на разработку являются:

  • предмет договора (договор непосредственно предусматривает создание охраноспособного объекта ИС);
  • автоматическое возникновение прав на созданный в рамках исполнения договора объект ИС у заказчика (однако, стороны могут договориться о решении данного вопроса иначе, например, закрепить права за подрядчиком или распределить права между подрядчиком и заказчиком иным образом. В этих целях потребуется детально прописать условия передачи прав в тексте договора. В противном случае, если в тексте договора такие условия отсутствуют, то все права имущественного характера на объект ИС автоматически возникают только у заказчика);
  • автоматическое закрепление права подрядчика на безвозмездное использование объекта ИС для собственных нужд на условиях простой лицензии (по данному вопросу стороны также могут предусмотреть иные условия в договоре, например, можно прописать условие о полном исключении возможности использования объекта ИС подрядчиком);
  • автоматическое закрепление права заказчика на безвозмездное использование объекта ИС для собственных нужд на условиях простой лицензии в случае, если он передает исключительные права на объект ИС подрядчику (данное право заказчика не может быть ограничено условиями договора, в отличие от рассмотренного выше аналогичного права подрядчика).
  • правовая конструкция договора на разработку не может применяться в правоотношениях заказчика с непосредственным автором, то есть с физлицом.

Договор подряда. Нюансы

Подрядные и иные договоры (такие как НИР, ОКР и ТР) относятся к правовым конструкциям, которые не предусматривают создания объекта ИС в ходе исполнения договора подрядчиком (исполнителем).

Однако на практике часто возникают ситуации, когда для реализации тех или иных задач подрядчиком (исполнителем) в рамках работы по договору разрабатываются объекты, обладающие охраноспособностью в области ИС, например программное обеспечение, создаваемое в связи с необходимостью обеспечения соответствующего технологического процесса. В этих случаях правовая судьба таких объектов ИС определяется нормами действующего законодательства либо особо предусмотренными условиями подрядного договора.

Правовые нюансы подрядных и иных договоров по проблеме создания объектов ИС:

  • создание объекта ИС не является обязанностью подрядчика (исполнителя) и является либо вынужденной необходимостью, возникшей в ходе исполнения подрядного договора, либо предварительно не оговоренной между сторонами договора возможностью;
  • права на созданный объект ИС возникают у подрядчика (однако, возможна и иная ситуация, если в договоре будет прописано условие о том, что в случае создания объекта ИС в ходе исполнения договора, права на такой объект переходят к заказчику или распределяются иным способом между обеими сторонами);
  • за заказчиком во всех случаях сохраняется право безвозмездного использования объекта ИС по правилам простой лицензии (даже в случае отчуждения прав подрядчика в пользу третьего лица);
  • в случае наличия условия в договоре о передаче подрядчиком прав на объект ИС в пользу заказчика, за подрядчиком закрепляется право на безвозмездное использование объекта ИС по правилам простой лицензии (однако, данное право подрядчика может быть ограничено соответствующим условием договора).

Риски автора и рекомендации по их минимизации

Независимо от правовой конструкции договора (для автора это может быть только договор АЗ или трудовой договор с подрядчиком), в случае недостаточной проработки его условий, у автора возникают риски, связанные с отказом заказчика или подрядчика в приемке выполненных работ и выплате вознаграждения.

Отказ в приемке работ, как правило, возникает в связи с некорректным описанием технического задания и неопределенностью поставленных перед автором задач. На практике часто возникают споры по вопросам соответствия выполненной работы требованиям заказчика. Чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, следует тщательно проработать техническое задание совместно с заказчиком и включить подробное описание требований к работе в приложение к договору в качестве неотъемлемой части самого договора. В этом случае, при возникновении спорной ситуации, если результат работ будет соответствовать условиям, прописанным в приложении к договору, суд встанет на сторону автора и обяжет заказчика оплатить работу по договору в полном объеме.

Проблемы по оплате могут возникнуть в случае, если автор работает без заключения трудового или авторского договора, а также в случае, когда условия договора АЗ не предусматривают его возмездность (очень редко, но бывает и такое). Соответственно, чтобы не попадать в такие ситуации, следует осуществлять начало творческих работ только после заключения договора с заказчиком или работодателем и внимательного анализа условий договора до его подписания.

Риски подрядчика и рекомендации по их минимизации

Одним из основных рисков подрядчика (исполнителя), как и у автора, является отказ заказчика от приемки и оплаты работ. Минимизация указанного риска осуществляется указанным выше способом - путем составления детально проработанного приложения к договору, в котором будут отражены все требования заказчика к качеству и специфике выполняемых работ.

Другим риском подрядчика является лишение его исключительных прав на созданный в рамках договора объект ИС. Как показывает практика, во многих случаях заказчик фактически не заинтересован в приобретении прав на объект ИС, создаваемый в ходе выполнения подрядных работ. Однако в договоре прописывается условие о переходе прав к заказчику, просто так “на всякий случай”. На оплате работ это никак или почти никак не отражается, заказчику фактически права на объект ИС не нужны, а подрядчик утрачивает право на свою разработку, и, соответственно, возможно теряет на этом хорошие деньги. Либо другой вариант - подрядчик заинтересован в использовании своей разработки для собственных нужд, однако типовой договор с заказчиком лишает его права на простую лицензию. Во всех этих случаях, грамотно построенный диалог с заказчиком и совместная проработка условий договора, с учетом реальных интересов его сторон, позволяет заключить договор на взаимовыгодных условиях и урегулировать в нем все интересующие вопросы.

Риски заказчика и рекомендации по их минимизации

Неопределенность технического задания по любому виду договора, в ходе которого создается охраноспособный объект ИС негативно отражается и на заказчике. Чем менее детализированы требования к разработке, тем больше шансов у недобросовестного автора или подрядчика использовать и распоряжаться объектом ИС ( в том числе путем отчуждения прав на него в пользу третьих лиц), посредством внесения в разработку незначительных изменений. Если техническое задание было составлено недостаточно подробно, то что-либо доказать в суде будет невозможно, или, во всяком случае, весьма проблематично.

Другой не менее важной проблемой для заказчика является привлечение подрядчиком к созданию разработки третьих лиц. Дело в том, что очень часто подрядчики привлекают для участия в проекте фрилансеров и при этом не обременяют себя оформлением договора с ними. Данная ситуация чревата возникновением вопроса о принадлежности прав на объект ИС, в случае если фрилансер сумеет доказать свое авторство, а он может сделать это путем своевременного депонирования произведения или госрегистрации программного обеспечения в Роспатенте. Минимизация этого риска реализуется либо запретом в договоре с подрядчиком на привлечение третьих лиц и/или тщательной проверкой трудовых договоров и договоров АЗ по всем физлицам, непосредственно занятым в работе над соответствующим проектом.

Последние статьи рубрики
Все статьи рубрики
ОФИС СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ
Офис в самом центре Москвы, своя парковка, просторные переговорные. 3D-тур
ОПЕРАТИВНОСТЬ
Большинство услуг оказывается в течение суток с момента оплаты и предоставления документов
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА
Стабильно занимаем лидирующие позиции в рейтингах юридических компаний
УДОБСТВО РАБОТЫ
Большинство услуг может быть оказано дистанционно. Предлагаем все виды онлайн-оплат
ГАРАНТИИ
За годы практики ни одного отказа в регистрации товарных знаков
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СЕРВИСА
Персональный менеджер, индивидуальное коммерческое предложение, контроль и оповещение на всех этапах
ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Экспертное мнение юристов URVISTA регулярно выходит в самых известных СМИ: журналах, газетах, на радио и ТВ
РЕШЕНИЕ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ
Мы поможем решить почти любой вопрос в области нашей профессиональной компетенции
НАДЕЖНОСТЬ
Работаем на рынке с 2005 года
наверх